Considerazioni preliminari.

Il settore commerciale, con l’avvento di internet, ha subito un profondo cambiamento.

Si pensi, per l’appunto, al marchio, da sempre inteso quale segno distintivo idoneo a rendere riconoscibile un soggetto o un prodotto e a distinguerlo dagli altri, la cui disciplina è stata estesa anche ai domini internet.

Per avere un dominio internet è necessario registrare un nome a dominio detto anche domain name o host name.

Il nome a dominio è il nome di un sito web, l’indirizzo di un sito in formato alfabetico composto da un prefisso o protocollo e un suffisso ( es. www.max.com ), molto facile da ricordare.

Il nome a dominio:

• deve essere registrato mediante l’acquisto presso un sito internet predisposto alla vendita dietro versamento di una quota annuale;
• deve essere unico nel senso che non si può registrare un dominio uguale ad un altro preesistente, infatti, il sito internet tenuto alla vendita deve garantire che il segno non sia stato già scelto da altri nel rispetto del carattere dell’unicità;
• deve essere collegato ad un servizio di hosting, al fine di consentire al titolare di creare la propria pagina web.

 

Dominio internet e marchio.

Il dominio internet è assimilabile al marchio sotto diversi aspetti.

Per prima cosa, poiché molto facile da ricordare, è assimilabile al marchio in quanto idoneo ad identificare in rete un operatore commerciale e consente al navigatore di internet di distinguere i prodotti e servizi di un imprenditore rispetto a quelli di un altro.

Inoltre, il nome a dominio è assimilabile al marchio anche per quanto ne riguarda la sua tutela.

Il titolare di un nome a dominio registrato per prima non può subirne la sottrazione da parte di terzi, e ove ciò dovesse accadere, il titolare può agire in giudizio contro il soggetto che ha operato la sottrazione registrando un dominio uguale, sia per ottenere la rimozione del nuovo dominio sia per il risarcimento del danno.

 

La legge.

Il nome a dominio trova disciplina nel nostro ordinamento per la prima volta con l’art. 22 del D.lgs. n. 30 del 2005 codice della proprietà industriale, il quale ha sancito il divieto di adottare come “nome a dominio un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

 

Chi tardi arriva male alloggia? Parrebbe di sì.

Tuttavia, sulla base delle norme vigenti in internet, l’attuale metodo di assegnazione del domain name si fonda sul principio del first come, first served, per il quale chiunque può liberamente registrare un domain name purchè ne abbia fatto richiesta per primo, a nulla valendo l’eventuale coincidenza del nome con marchi e segni distintivi di terzi rinomati o meno, poiché ciò che prevale è la tempestività della registrazione. Ciò può comportare la confondibilità di un marchio registrato dal titolare del domain name con un marchio registrato da un soggetto diverso.

 

Rimedi del marchio rinomato.

In tema di assimilazione tra marchio rinomato e dominio, la Suprema Corte di Cassazione in una recente importante sentenza ha stabilito che “il domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio” (Cass. civ. sez. I, n. 4721 del 2020).

Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato può legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio e può, dunque, richiederne la sottrazione all’illecito detentore e l’attribuzione alla propria disponibilità e di goderne indisturbatamente.