Considerazioni generali.

Il marchio indica un emblema, una denominazione, un qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore rispetto a quelli di un altro.

Il dominio internet o domain name indica il segno distintivo di un sito web, molto facile da memorizzare, assimilabile al marchio in quanto idoneo a identificare in rete un operatore commerciale.

La disciplina.

Il nome a dominio trova disciplina nel nostro ordinamento per la prima volta con l’art. 22 del D.lgs. n. 30 del 2005 codice della proprietà industriale, il quale ha sancito il divieto di adottare come “nome a dominio un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Tuttavia, sulla base delle norme vigenti in internet, l’attuale metodo di assegnazione del domain name si fonda sul principio del first come, first served, per il quale chiunque può liberamente registrare un domain name purchè ne abbia fatto richiesta per primo, a nulla valendo l’eventuale coincidenza del nome con marchi e segni distintivi di terzi rinomati o meno, poiché ciò che prevale è la tempestività della registrazione. Ciò può comportare la confondibilità di un marchio registrato dal titolare del domain name con un marchio registrato da un soggetto diverso.

I conflitti tra il dominio internet e il marchio.

Nei casi di domain name di marchio rinomato, abbiamo già parlato in un articolo su questo link.

Nei casi di nome a dominio di marchio poco diffuso e non rinomato qualora il domain name sia identico o simile al marchio altrui occorrono, per inibire l’utilizzo del suddetto nome a dominio, sia identità o somiglianza del marchio con il domain name e identità o affinità dei prodotti o servizi offerti.

• L’identità o somiglianza del marchio con il domain name si ha qualora si registri un marchio come MAX s.p.a. mentre il terzo utilizza il nome a dominio max.it;
• L’identità o affinità dei prodotti o servizi offerti si ha quando gli stessi, operando negli stessi settori merceologici, generino maggior confusione al pubblico circa la loro effettiva provenienza.

In tali ipotesi si applica il principio di specialità della tutela del marchio previsto dal combinato disposto degli artt. 2569 co.1 c.c., e 20 co.1 lett. a),b) c.p.i. in base ai quali chi ha registrato un marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi può farne uso esclusivo per gli stessi, nonché può vietare a terzi l’uso nell’attività economica di un segno identico al marchio registrato o di prodotti e servizi identici o affini a quelli del marchio registrato qualora si generi una tale confusione per il pubblico da consistere anche in un rischio di associazione fra i segni.

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a supporto di quanto appena riportato, ha statuito che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti e servizi (Cass. civ. n. 04721/2020).

Le argomentazioni della Corte si fondano sulla valenza del principio di specialità ex combinato disposto degli artt. 2569co.1 c.c. e 20 co1 lett. a),b) c.p.i. e sulla necessità che per effetto del contestuale uso dei segni, qualora non risulti provata la rinomanza del marchio, si determini un rischio di confusione, per giustificare l’operatività dell’esclusiva del titolare del segno anteriore. Precisamente, per la Corte, il giudizio di identità/confondibilità, costituisce lo strumento che consente di accertare la “confondibilità tra imprese”.

Per quanto riguarda l’affinità tra prodotti e servizi, la Corte indica come affini “quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in maniera rilevante fungibili e pertanto in concorrenza”, e precisa che “l’inclusione di due prodotti nella stessa classe non è idonea a provarne l’affinità, e viceversa, l’affinità non può essere esclusa qualora due prodotti siano inclusi in classi diversi”.